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Prospettive per una Lotta alla Contraffazione

Prospettive per una Lotta alla Contraffazione

La protezione del marchio nel Diritto tunisino.

Il marchio, in campo industriale, commerciale e dei servizi è definito dalla Legge tunisina n. 36 del 17 aprile 2001 come: “un segno visibile che permetta di distinguere i prodotti offerti in vendita o i servizi resi da una persona fisica o giuridica”.

Questa definizione tiene conto della funzione legale della marca, che consiste nel poter ricondurre in maniera certa un prodotto o un servizio alla persona o all’impresa che l’ha prodotto oppure offerto sul mercato.

Ultimamente, il marchio è ormai diventato il bene immateriale più prezioso tra le componenti della proprietà intellettuale dell’impresa. Questo può spingersi fino a capitalizzare in se stesso tutta l’immagine dell’impresa che lo utilizza, permettendo in tal modo di attrarre la clientela attorno a un nome legato al prodotto o che accompagni il servizio proposto, poiché, in definitiva, è il marchio che produce il plusvalore e che conferisce un senso ed un’anima a un prodotto muto per natura.

Bisogna notare che la proprietà del marchio si acquisisce con la registrazione, la quale dispiega i suoi effetti a partire dalla data di deposito della domanda per un periodo di dieci anni, indefinitamente rinnovabile.

Il Legislatore tunisino, con l’obiettivo di fornire più protezione al marchio, ha previsto la cosiddetta “condizione di disponibilità”.

Il controllo di questa condizione è assicurato con procedimento d’opposizione aperto, a norma dell’art. 11 della legge tunisina: -al proprietario di un marchio registrato o depositato anteriormente o al beneficiario del diritto d’opzione (priorité);

  • al proprietario di un marchio notorio anteriormente registrato;
  • al beneficiario di un diritto esclusivo di uso, salva pattuizione contraria.

Il termine per opporsi è di due mesi a partire dalla pubblicazione della domanda di registrazione.

Inoltre, l’articolo 12 della legge tunisina fornisce la possibilità di tentare una conciliazione tra le parti. Numerosi Paesi, compresa la Tunisia, proteggono i marchi notori non registrati, conformemente alle obbligazioni internazionali che derivano dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale
(1883) e degli Accords internationaux sur la protection des droits intellectuels (ADPIC), che riguardano il commercio. Di conseguenza non solo le grandi, ma anche le piccole e medie imprese possono avere delle buone opportunità di crearsi una reputazione presso i consumatori, perché i loro marchi possano esser riconosciuti come marchi più noti ed ottenere una protezione senza registrazione.

È comunque consigliabile chiedere la registrazione, tenuto conto del fatto che molti Paesi offrono una protezione estesa ai marchi registrati contro la contraffazione (art. 16.3 dell’Accordo sull’ADPIC), cioè contro il fatto che la reputazione di un marchio sia minata dall’uso non autorizzato da parte di terzi.

Bisogna notare che un certo numero di leggi sui marchi pongono in essere gli obblighi derivanti dal terzo comma dell’art. 16 dell’Accordo sull’ADPIC e non proteggono i marchi notori registrati se non nelle seguenti circostanze:

  • i prodotti ed i servizi per i quali l’altro marchio è utilizzato o per cui la protezione è chiesta non devono essere identici o simili ai prodotti per i quali il marchio notorio ha acquisito la sua reputazione;
  • l’utilizzazione dell’altro marchio deve indicare un legame tra questi prodotti ed il proprietario del marchio notorio;
  • non devono potenzialmente nuocere agli interessi di quest’ultimo.

Quindi, l’articolo 21 consacra la regola della specialità dei marchi in diritto tunisino. In virtù di tale regola, si potrà ammettere la protezione del marchio, nell’ambito della l. 36/ 2001, per prodotti o servizi diversi da quelli per i quali è stato registrato, poiché il marchio “consiste in un segno, considerato nella sua applicazione a un oggetto determinato, con la funzione di distinguerlo”.

Infine, una precisazione che merita d’essere sviluppata in particolare riguarda il principio della specialità dei marchi. È infatti concessa, ai soli marchi che godano d’una certa notorietà (non quindi quelli notori), la tutela in ambiti merceologici predeterminati (specialità) in sede di registrazione: sarà possibile, ad esempio, tutelare un marchio che è stato strato in campo elettronico esclusivamente in tale ambito, non anche in quello agroalimentare o dell’ automotive.

La domanda che ci si può porre, allora, è la seguente: è possibile estendere la protezione della marca rinomata al di là dei limiti della specialità?
La risposta a tale quesito passa attraverso la determinazione del regime giuridico del marchio notoriamente conosciuto o che goda d’una certa notorietà ai sensi dell’art. 24 della l. 36/2001.

Secondo l’articolo 24 infatti “l’uso di una marca che goda di una certa notorietà per prodotti o servizi non simili a quelli definiti nella registrazione fa configurare la responsabilità civile del suo autore, se è tale da apportare pregiudizio al proprietario del marchio o se l’utilizzazione costituisce un uso ingiustificato di quest’ultimo.

Le disposizioni del primo comma del presente articolo sono applicabili all’impiego di un marchio notoriamente conosciuto ai sensi delle convenzioni internazionali ratificati dalla Repubblica tunisina”.

D’altro canto, si può notare che il Legislatore tunisino impiega la formula “marchio notorio” nell’art. 5 al fine di riconoscere al titolare di un tal marchio, supposto non registrato, il diritto di opporsi alla registrazione da parte di un terzo d’un marchio identico ed ulteriore.

Senza un gran rischio di cadere in errore, allora, si può sostenere, che il marchio notorio ed il marchio notoriamente conosciuto siano, in realtà, la stessa cosa, nella misura in cui la legge n.36/2001 li protegge senza richiedere che i loro proprietari procedano alla registrazione. Infatti, si può ammettere che si tratta, in ambedue i casi, di un solo grado di notorietà.

Ugualmente, sembra che per ragioni di comodità linguistica, la dottrina contemporanea utilizzi la formula marchio notorio in luogo di marchio notoriamente conosciuto ammettendo, tuttavia, la loro identità concettuale.

Nonostante, quindi, un’innegabile quanto elevata incidenza del fenomeno contraffattorio in Tunisia, le misure legislative sono state validamente predisposte dallo Stato; in conseguenza di ciò, sarà, quindi, assolutamente agibile la tutela della proprietà intellettuale nelle opportune sedi giudiziarie.La protezione del marchio nel Diritto tunisino.

Il marchio, in campo industriale, commerciale e dei servizi è definito dalla Legge tunisina n. 36 del 17 aprile 2001 come: “un segno visibile che permetta di distinguere i prodotti offerti in vendita o i servizi resi da una persona fisica o giuridica”.
Questa definizione tiene conto della funzione legale della marca, che consiste nel poter ricondurre in maniera certa un prodotto o un servizio alla persona o all’impresa che l’ha prodotto oppure offerto sul mercato.
Ultimamente, il marchio è ormai diventato il bene immateriale più prezioso tra le componenti della proprietà intellettuale dell’impresa. Questo può spingersi fino a capitalizzare in se stesso tutta l’immagine dell’impresa che lo utilizza, permettendo in tal modo di attrarre la clientela attorno a un nome legato al prodotto o che accompagni il servizio proposto, poiché, in definitiva, è il marchio che produce il plusvalore e che conferisce un senso ed un’anima a un prodotto muto per natura.
Bisogna notare che la proprietà del marchio si acquisisce con la registrazione, la quale dispiega i suoi effetti a partire dalla data di deposito della domanda per un periodo di dieci anni, indefinitamente rinnovabile.
Il Legislatore tunisino, con l’obiettivo di fornire più protezione al marchio, ha previsto la cosiddetta “condizione di disponibilità”.
Il controllo di questa condizione è assicurato con procedimento d’opposizione aperto, a norma dell’art. 11 della legge tunisina: -al proprietario di un marchio registrato o depositato anteriormente o al beneficiario del diritto d’opzione (priorité);
-al proprietario di un marchio notorio anteriormente registrato;
-al beneficiario di un diritto esclusivo di uso, salva pattuizione contraria.
Il termine per opporsi è di due mesi a partire dalla pubblicazione della domanda di registrazione.
Inoltre, l’articolo 12 della legge tunisina fornisce la possibilità di tentare
una conciliazione tra le parti. Numerosi Paesi, compresa la Tunisia,
proteggono i marchi notori non registrati, conformemente alle obbligazioni internazionali che derivano
dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale
(1883) e degli Accords internationaux sur la protection des droits intellectuels
(ADPIC), che riguardano il commercio. Di conseguenza non solo le grandi, ma anche le piccole e medie imprese possono avere delle buone opportunità di crearsi una reputazione presso i consumatori, perché i loro marchi possano esser riconosciuti come marchi più noti ed ottenere una protezione senza registrazione.
È comunque consigliabile chiedere la registrazione, tenuto conto del fatto che molti Paesi offrono una protezione estesa ai marchi registrati contro la contraffazione (art. 16.3 dell’Accordo sull’ADPIC), cioè contro il fatto che la reputazione di un marchio sia minata dall’uso non autorizzato da
parte di terzi.
Bisogna notare che un certo numero di leggi sui marchi pongono in essere gli obblighi derivanti dal terzo comma dell’art. 16 dell’Accordo sull’ADPIC e non proteggono i marchi notori registrati se non nelle seguenti circostanze:
-i prodotti ed i servizi per i quali l’altro marchio è utilizzato o per cui la protezione è chiesta non devono
essere identici o simili ai prodotti per i quali il marchio notorio ha acquisito la sua reputazione;
-l’utilizzazione dell’altro marchio deve indicare un legame tra questi prodotti ed il proprietario del marchio notorio;
-non devono potenzialmente nuocere agli interessi di quest’ultimo.
Quindi, l’articolo 21 consacra la regola della specialità dei marchi in diritto tunisino. In virtù di tale regola, si potrà ammettere la protezione del marchio, nell’ambito della l. 36/ 2001, per prodotti o servizi diversi da quelli per i quali è stato registrato, poiché il marchio “consiste in un segno, considerato nella sua applicazione a un oggetto determinato, con la funzione di distinguerlo”.
Infine, una precisazione che merita d’essere sviluppata in particolare riguarda il principio della specialità dei marchi. È infatti concessa, ai soli marchi che godano d’una certa notorietà (non quindi quelli notori), la tutela in ambiti merceologici predeterminati (specialità) in sede di registrazione: sarà possibile, ad esempio, tutelare un marchio che è stato strato in campo elettronico esclusivamente in tale ambito, non anche in quello agroalimentare o dell’ automotive.
La domanda che ci si può porre, allora, è la seguente: è possibile estendere la protezione della marca rinomata al di là dei limiti della specialità?
La risposta a tale quesito passa attraverso la determinazione del regime giuridico del marchio notoriamente conosciuto o che goda d’una certa notorietà ai sensi dell’art. 24 della l. 36/2001.
Secondo l’articolo 24 infatti “l’uso di una marca che goda di una certa notorietà per prodotti o servizi non simili a quelli definiti nella registrazione fa configurare la responsabilità civile del suo autore, se è tale da apportare pregiudizio al proprietario del marchio o se l’utilizzazione costituisce un uso ingiustificato di quest’ultimo.
Le disposizioni del primo comma del presente articolo sono applicabili all’impiego di un marchio notoriamente conosciuto ai sensi delle convenzioni internazionali ratificati dalla Repubblica tunisina”.
D’altro canto, si può notare che il Legislatore tunisino impiega la formula “marchio notorio” nell’art. 5 al fine di riconoscere al titolare di un tal marchio, supposto non registrato, il diritto di opporsi alla registrazione da parte di un terzo d’un marchio identico ed ulteriore.
Senza un gran rischio di cadere in errore, allora, si può sostenere, che il marchio notorio ed il marchio notoriamente conosciuto siano, in realtà, la stessa cosa, nella misura in cui la legge n.36/2001 li protegge senza richiedere che i loro proprietari procedano alla registrazione. Infatti, si può ammettere che si tratta, in ambedue i casi, di un solo grado di notorietà.
Ugualmente, sembra che per ragioni di comodità linguistica, la dottrina contemporanea utilizzi la formula marchio notorio in luogo di marchio notoriamente conosciuto ammettendo, tuttavia, la loro identità concettuale.
Nonostante, quindi, un’innegabile quanto elevata incidenza del fenomeno contraffattorio in Tunisia, le misure legislative sono state validamente predisposte dallo Stato; in conseguenza di ciò, sarà, quindi, assolutamente agibile la tutela della proprietà intellettuale nelle opportune sedi giudiziarie.

Maitre Dhouha Allagui
Studio Legale Giambrone Law

Leggi l'articolo in: Francese

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